Інтелектуальна власність у трудових відносинах в Україні

В Україні розподіл прав на об’єкти інтелектуальної власності, створені працівником, підрядником або гіг-спеціалістом, залежить від виду об’єкта та форми співпраці. До службових творів, винаходів, промислових зразків і баз даних, а також до творів, створених на замовлення або за гіг-контрактом, застосовуються різні правила набуття й оформлення майнових прав. Тому роботодавцеві або замовнику варто заздалегідь визначити відповідні трудові чи договірні обов’язки, порядок повідомлення, винагороду та документи, що підтверджують належність прав.

Стаття адресована керівникам українських і міжнародних IT-компаній, роботодавцям, HR-командам та юристам, які оформлюють права на результати роботи працівників, ФОП-підрядників і гіг-спеціалістів. Описані правила також слід враховувати під час юридичного аудиту перед інвестиційною угодою.

1. Кому належать права інтелектуальної власності

2. Майнові права на службові авторські твори

3. Права на програмне забезпечення та бази даних

4. Службові винаходи, корисні моделі та промислові зразки

5. Права на твори за договором замовлення

6. Права на результати роботи у Дія Сіті

7. Заборона конкуренції в Дія Сіті

8. Комерційна таємниця та конфіденційна інформація

9. Інтелектуальна власність у трудовому договорі

10. Передання результатів роботи при звільненні

11. Чекліст щодо інтелектуальної власності для роботодавця

Часті запитання

Як DLF може допомогти

1. Кому належать права інтелектуальної власності

Українське законодавство не встановлює, що всі права на результати, створені в робочий час, належать роботодавцю. Належність прав залежить від виду об’єкта та правової основи відносин — трудового договору, договору замовлення чи гіг-контракту.

Особисті немайнові авторські права залишаються за автором і не відчужуються. Винахідник і автор промислового зразка мають особисте право авторства, яке не може бути відчужене й охороняється безстроково.

2. Майнові права на службові авторські твори

За Законом України «Про авторське право і суміжні права» службовим є твір, створений працівником у зв’язку з виконанням обов’язків за трудовим договором (контрактом). Отже, потрібні дві ознаки: трудові відносини між сторонами та зв’язок твору з трудовими обов’язками. До договору замовлення та гіг-контракту застосовуються інші правові режими.

За наявності обох ознак майнові права за загальним правилом переходять до роботодавця в повному обсязі з моменту створення твору. Інший розподіл може встановлювати закон, трудовий або окремий договір.

Створення твору поза межами трудових обов’язків не спричиняє автоматичного переходу майнових прав до роботодавця. Сам факт створення твору в робочий час або з використанням обладнання роботодавця цього висновку не змінює. Тому в договорі варто чітко визначити види творів, створення яких належить до трудових обов’язків працівника.

Авторська винагорода за службовий твір

Автор-працівник має право на авторську винагороду, якщо майнові права на службовий твір перейшли до роботодавця. Вона може входити до заробітної плати, лише якщо одночасно виконано дві умови:

1. трудовий договір або посадова інструкція прямо передбачає створення творів відповідного виду серед обов’язків працівника;
2. сторони погодили в договорі, що авторська винагорода входить до заробітної плати.

Якщо хоча б однієї умови немає, працівник зберігає право вимагати окрему авторську винагороду понад заробітну плату.

3. Права на програмне забезпечення та бази даних

Оригінальні комп’ютерні програми охороняються авторським правом. Майнові права на код, створений у межах трудових обов’язків, за загальним правилом переходять до роботодавця з моменту створення.

Для баз даних слід розрізняти авторське право та право виробника бази даних.

• База даних охороняється авторським правом, якщо добір або впорядкування її складових є результатом творчої діяльності. Якщо така база є службовим твором, майнові права переходять до роботодавця за правилами, описаними в розділі 2.
• Право особливого роду (sui generis) виробника бази даних надається, якщо виробник зробив якісно та/або кількісно значний внесок в отримання, перевірку чи подання її вмісту. Право sui generis належить виробнику бази; сам статус роботодавця не визначає, хто є виробником.

Командам, для яких бази даних є ключовим продуктом, варто документувати внесок у створення бази та врегулювати належність і передання права виробника в договорі. Це допомагає підтвердити права компанії з урахуванням фактичної організації та фінансування робіт.

4. Службові винаходи, корисні моделі та промислові зразки

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» надає роботодавцю право на реєстрацію службового винаходу чи корисної моделі, яке потрібно реалізувати за встановленою процедурою. Для промислових зразків діють окремі правила Закону України «Про охорону прав на промислові зразки». Розподіляючи майнові права, потрібно також враховувати загальне правило Цивільного кодексу про їх спільну належність працівнику й роботодавцю, якщо Кодекс або договір не встановлює іншого.

Для винаходу чи корисної моделі службовий характер може випливати зі створення у зв’язку з письмовим дорученням роботодавця та/або відповідними трудовими обов’язками, якщо трудовий договір не передбачає іншого. Окремою підставою є створення з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва й обладнання роботодавця. Для промислового зразка йдеться про створення у зв’язку зі службовими обов’язками чи дорученням роботодавця.

Письмове повідомлення роботодавцю і чотиримісячний строк

Чотиримісячний строк починається з дати, коли роботодавець одержав належне письмове повідомлення. Повідомлення про службовий винахід або корисну модель має містити опис, що достатньо ясно і повно розкриває суть об’єкта, а до повідомлення про промисловий зразок додають матеріали, що розкривають його суть достатньо ясно і повно. Протягом цього строку роботодавець має виконати вимоги процедури для відповідного об’єкта:

Для незареєстрованих промислових зразків закон передбачає окрему охорону.

Письмовий договір про винагороду

Для службового винаходу чи корисної моделі роботодавець у той самий чотиримісячний строк має укласти з винахідником письмовий договір про розмір та умови виплати винагороди. Її визначають відповідно до економічної цінності об’єкта та/або іншої вигоди, яку може одержати роботодавець.

Для службового промислового зразка також потрібен письмовий договір про винагороду відповідно до економічної цінності зразка та іншої вигоди, одержаної роботодавцем. Окремого строку для цього договору закон не встановлює.

Право авторства винахідника чи автора промислового зразка є невідчужуваним особистим правом, охороняється безстроково й не може перейти до роботодавця.

5. Права на твори за договором замовлення

Коли авторський твір створює підрядник, зокрема ФОП, за цивільно-правовим договором замовлення, діють інші правила, ніж для працівника.

Майнові права на твір, створений за замовленням, за загальним правилом переходять до замовника в повному обсязі в момент створення, якщо договір не передбачає іншого. Перехід відбувається в силу закону, тому окремий акт відступлення або спеціальна умова про права інтелектуальної власності для цього не потрібні. Договори про розпоряджання цими правами укладають у письмовій, зокрема електронній, формі з дотриманням вимог до визначення об’єкта, обсягу прав і плати.

Якщо замовлено твір образотворчого мистецтва, майнові права залишаються в автора, якщо договір або закон не встановлює іншого. Виняток не діє, коли твір спеціально створено як елемент комп’ютерної програми: тоді права переходять до замовника за загальним правилом.

Якщо майнові права переходять до замовника, автор має право на винагороду, яку можна включити до єдиної плати за створення твору та перехід прав або визначити окремо. У договорі слід чітко визначити, що саме охоплює винагорода, її розмір або спосіб розрахунку, а також порядок виплати.

6. Права на результати роботи у Дія Сіті

Закон України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» встановлює спеціальні правила для гіг-контрактів у Дія Сіті. Майнові права на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням гіг-контракту, за загальним правилом належать резиденту Дія Сіті, якщо інше не передбачено гіг-контрактом. Майнові права на твір резидент набуває одразу після його створення, якщо гіг-контракт не встановлює іншого, тоді як особисті немайнові права залишаються за гіг-спеціалістом.

Для працівників резидента Дія Сіті діють загальні правила щодо службових авторських творів. Для підрядників, зокрема ФОП, за договором замовлення — правила щодо творів, створених за замовленням.

7. Заборона конкуренції в Дія Сіті

Режим заборони конкуренції поширюється на фахівців у значенні закону: працівників, гіг-спеціалістів та фізичних осіб, зокрема ФОП, залучених резидентом Дія Сіті за іншими договорами до виконання робіт чи надання послуг.

Для чинності договору про утримання від вчинення конкурентних дій закон установлює дві загальні вимоги:

• договір має бути укладений у письмовій формі;
• договір має бути відплатним.

Крім того, договір має містити чотири істотні умови:

• визначати строк зобов’язання, яке припиняється не пізніше ніж через 12 місяців після завершення відносин;
• визначати територію дії зобов’язання;
• містити вичерпний перелік видів конкурентної діяльності та/або осіб, які її здійснюють;
• визначати матеріальні блага, які фахівець отримує у відплату за утримання від конкурентних дій.

Недотримання письмової форми або відплатного характеру спричиняє нікчемність договору. Без інших істотних умов договір може бути визнано неукладеним. Відмова фахівця від підписання не може бути підставою для звільнення чи припинення гіг-контракту.

Поза Дія Сіті аналогічного спеціального режиму для трудових відносин немає. Умови трудового договору, які погіршують становище працівника порівняно з трудовим законодавством, є недійсними. Тому обмеження подальшого працевлаштування чи професійної діяльності потрібно оцінювати з урахуванням свободи праці, змісту конкретної умови та застосовної судової практики.

8. Комерційна таємниця та конфіденційна інформація

Комерційна таємниця не тотожна будь-якій інформації, яку компанія називає конфіденційною. За Цивільним кодексом України для її охорони інформація має одночасно відповідати трьом умовам:

• вона в цілому або у відповідній сукупності складових невідома та не є легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з таким видом інформації;
• вона має комерційну цінність саме завдяки своїй секретності;
• особа, яка законно контролює інформацію, вживає адекватних обставинам заходів для збереження її секретності.

Права на комерційну таємницю виникають без реєстрації. Фіксованого строку охорони немає: права тривають, доки виконуються всі три умови, і припиняються, щойно хоча б одна з них відпадає.

Звільнення за порушення правил нерозголошення

Кодекс законів про працю України передбачає підставу для звільнення за невиконання правил поведінки щодо нерозголошення інформації з обмеженим доступом та роботи з конфіденційною інформацією. Ці правила мають бути включені до правил внутрішнього трудового розпорядку. Порушення має бути належно встановлене, а працівник — ознайомлений із відповідними обов’язками. Роботодавець також має дотриматися застосовних вимог до процедури та строків звільнення.

Зобов’язання щодо нерозголошення в трудовому договорі доцільно передбачити для посилення доказової бази. Встановлення відповідних правил поведінки є обов’язковим для підприємств, установ та організацій, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави, та/або об’єктів чи операторів критичної інфраструктури.

Роботодавцю варто визначити перелік охоронюваної інформації, обмежити доступ до неї та документувати заходи захисту. Для договору про нерозголошення в Дія Сіті строк зобов’язання і визначення охопленої ним інформації є істотними умовами.

9. Інтелектуальна власність у трудовому договорі

У межах, установлених законом, трудовий договір допомагає врегулювати розподіл прав, винагороду та обов’язки сторін.

Авторські твори та програмне забезпечення

• перелік видів об’єктів, створення яких належить до трудових обов’язків;
• умова про включення авторської винагороди до заробітної плати або окремий порядок її визначення;
• порядок документування результатів роботи, зокрема звітність, доступ до репозиторіїв і контроль версій.

Винаходи, корисні моделі та промислові зразки

• порядок письмового повідомлення про службовий об’єкт із належним описом чи матеріалами та погоджений у договорі строк повідомлення;
• зобов’язання сприяти реєстрації: підписувати заяви, надавати матеріали;
• розмір та умови виплати винагороди з урахуванням критеріїв відповідного спеціального закону.

Конфіденційна інформація та комерційна таємниця

• чітке визначення того, що вважається конфіденційною інформацією на підприємстві;
• зобов’язання про нерозголошення як окрема умова договору;
• перелік заходів захисту, яких має вживати працівник.

Компоненти третіх сторін

• порядок перевірки сумісності ліцензій компонентів із відкритим кодом із запланованим використанням та внутрішнього погодження їх правомірного використання;
• обов’язок повідомляти про сторонні компоненти та підтверджувати правомірність їх використання.

Припинення трудових відносин

• порядок повернення носіїв і видалення копій конфіденційної інформації;
• передання корпоративних облікових записів, репозиторіїв і даних для доступу до систем;
• порядок подальшого сприяння реєстраційним процедурам за окремою домовленістю, якщо заявка на патент чи зразок ще розглядається.

10. Передання результатів роботи при звільненні

Припинення трудових відносин не позбавляє роботодавця належно набутих майнових прав на службові твори, однак організаційні та договірні питання можуть залишитися неврегульованими. Наприклад, після звільнення ключового розробника може з’ясуватися, що:

• доступу до вихідного коду, ключів чи документації в компанії немає;
• перелік переданих матеріалів ніде не зафіксовано;
• угоду про винагороду за службовий винахід так і не підписали, і колишній працівник висуває претензії;
• договір про нерозголошення не визначає строку зобов’язання після звільнення.

Під час звільнення працівника, який створює об’єкти інтелектуальної власності, роботодавцеві варто документально оформити передання результатів роботи й засобів доступу, повернення носіїв конфіденційної інформації, а також перевірити, чи врегульовано належність прав і виплату винагороди. За наявності підстав сторони можуть також письмово підтвердити відсутність неврегульованих взаємних вимог.

11. Чекліст щодо інтелектуальної власності для роботодавця

Трудовий договір

• Перелік видів об’єктів, створення яких належить до трудових обов’язків
• Умова про включення авторської винагороди до заробітної плати або окремий порядок її визначення
• Зобов’язання щодо нерозголошення як окрема умова договору з визначенням конфіденційної інформації та заходів захисту, яких має вживати працівник
• Порядок письмового повідомлення про потенційні службові винаходи, корисні моделі та промислові зразки, вимоги до опису чи матеріалів і погоджений строк повідомлення
• Порядок документування результатів роботи, зокрема звітність, доступ до репозиторіїв і контроль версій
• Обов’язок сприяти реєстрації, зокрема підписувати заяви й надавати матеріали, та окрема домовленість про подальше сприяння після звільнення, якщо заявка ще розглядається
• Порядок перевірки сумісності ліцензій компонентів із відкритим кодом із запланованим використанням та внутрішнього погодження їх використання; обов’язок повідомляти про сторонні компоненти й підтверджувати правомірність їх використання
• Порядок передання результатів роботи, корпоративних облікових записів, репозиторіїв і даних для доступу до систем, а також повернення носіїв і видалення копій конфіденційної інформації при звільненні

Внутрішні документи

• Правила поведінки щодо нерозголошення та роботи з конфіденційною інформацією у складі правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням вимог, наведених у розділі 8
• Перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства
• Реєстр службових винаходів, корисних моделей і промислових зразків для контролю чотиримісячних строків

Договори про винагороду та заборону конкуренції

• Письмові домовленості про розмір та умови виплати винагороди, що охоплюють відповідні службові винаходи, корисні моделі та промислові зразки
• Письмова відплатна угода про заборону конкуренції з усіма істотними умовами в Дія Сіті; поза цим режимом — окрема оцінка правомірності обмежень

Перевірка прав перед інвестиційною угодою

• Належне письмове врегулювання винагороди за службові винаходи, корисні моделі та промислові зразки, у тому числі за винаходи, що зберігаються як конфіденційна інформація
• Договори з авторами й розробниками відповідно до форми співпраці — трудовий договір, договір замовлення або гіг-контракт
• Належність права виробника баз даних та співвідношення цього права з авторським правом

Часті запитання

Чи всі майнові права переходять до роботодавця автоматично?

Ні. Для службових авторських творів діє правило переходу майнових прав з моменту створення, якщо закон або договір не встановлює іншого. Для службових винаходів, корисних моделей і промислових зразків передбачено спеціальні реєстраційні процедури з чотиримісячним строком після належного письмового повідомлення. Для винаходів і корисних моделей у цей строк також потрібен письмовий договір про винагороду.

Чи покриває заробітна плата авторську винагороду?

Лише якщо трудовий договір або посадова інструкція прямо передбачає створення творів відповідного виду, а сторони погодили включення авторської винагороди до заробітної плати. За відсутності хоча б однієї умови автор може вимагати окрему виплату.

Що буде зі службовим винаходом за бездіяльності роботодавця протягом чотирьох місяців?

Право на реєстрацію переходить до винахідника або його правонаступника. За роботодавцем залишається переважне право на придбання ліцензії на використання винаходу.

Чи можна передбачити заборону конкуренції для працівника?

У Дія Сіті закон прямо передбачає письмову відплатну угоду про утримання від конкурентних дій з усіма істотними умовами; зобов’язання має припинятися не пізніше ніж через 12 місяців після завершення відносин. Поза Дія Сіті для трудових відносин немає аналогічного спеціального режиму, а умови, що погіршують становище працівника порівняно з трудовим законодавством, є недійсними. Правомірність конкретного обмеження потребує окремої оцінки.

Як вид договору впливає на майнові права та заборону конкуренції?

Для гіг-спеціаліста Дія Сіті майнові права на авторський твір за загальним правилом набуваються резидентом одразу після створення твору. Для ФОП за договором замовлення права переходять до замовника в момент створення з урахуванням винятку для творів образотворчого мистецтва. В обох випадках відповідний договір може передбачати інше.

Режим заборони конкуренції залежить від статусу замовника та характеру співпраці. ФОП, якого резидент Дія Сіті залучає до передбачених законом видів діяльності, може бути фахівцем у значенні цього закону. Поза такими відносинами спеціальний режим заборони конкуренції Дія Сіті не застосовується.

Чи зберігає роботодавець права після звільнення працівника?

Так. Належно набуті майнові права на службові твори залишаються в роботодавця після звільнення автора. Передання коду, документації та доступів варто оформити документально.

Як DLF може допомогти

DLF допомагає роботодавцям і замовникам визначати належність прав на результати роботи, готувати трудові, ліцензійні та інші договори, врегульовувати винагороду авторам і винахідникам, а також проводити юридичний аудит прав інтелектуальної власності та трудових відносин.

Ігор Дронов, радник — DLF attorneys-at-law

Контакти: +380 44 384 24 54, info@dlf.ua.

Цей матеріал призначений для загального ознайомлення. Застосування описаних підходів залежить від обставин конкретної ситуації та потребує окремої правової оцінки.